Por Marcelo Corrêa – Head de Telecomunicações da Daniel Advogados
O depósito de pedidos divididos no Brasil é, de certa forma, um tema polêmico que costuma causar vários questionamentos, principalmente nos depositantes estrangeiros. Ao contrário do que acontece na maioria das outras jurisdições, no Brasil existem algumas regras rígidas sobre o depósito de um pedido dividido. Este artigo visa explicar as particularidades mais importantes sobre este assunto, bem como apresentar uma boa estratégia a ser adotada pelos depositantes.
Em primeiro lugar, é importante ter em mente que, no Brasil, um pedido dividido tem a mesma data de depósito e prioridades reivindicadas que seu pedido original. Além disso, a “vida” de um pedido dividido no Brasil não depende de seu pedido original. Portanto, o indeferimento ou abandono de um pedido original não implica no indeferimento ou abandono de seu(s) pedido(s) dividido(s).
Um pedido de patente brasileiro pode ser dividido em dois ou mais pedidos antes do término do seu exame técnico, seja a pedido do depositante ou em cumprimento a uma exigência do examinador. Nesse sentido, embora a Lei 9.279/1996 (LPI) não defina “término do exame”, o INPI atualmente entende que o término do exame é a data do parecer de opinião conclusiva sobre a patenteabilidade do pedido de patente, ou o trigésimo dia anterior à publicação deste parecer, o que ocorrer por último.
Desta forma, pedidos divididos não são aceitos no Brasil, quando depositados após a emissão de um parecer de deferimento, ou de indeferimento, ou ainda após um arquivamento definitivo. Ademais, de acordo com o entendimento atual do INPI, pedidos divididos derivados de outros pedidos divididos também não são aceitos.
Além das limitações citadas acima, há uma outra que provoca um importante impacto nas possibilidades de depósito de pedidos divididos no Brasil. Isso se baseia na Resolução 93/2013 do INPI, que rege a aplicabilidade do Artigo 32 da LPI nos pedidos de patentes brasileiros.
De acordo com o item 3.3 da referida resolução, antes do requerimento de exame do pedido original, os pedidos divididos podem reivindicar qualquer matéria incluída na divulgação original do pedido conforme depositado. No entanto, uma vez que o exame é requerido, os pedidos divididos devem ser baseados na matéria reivindicada para a qual o exame do pedido original foi requerido. Em resumo, o INPI não aceita pedidos divididos – quando depositados após o requerimento de exame do pedido original – com reivindicações direcionadas a matéria não reivindicada no pedido original no momento em que seu exame foi requerido. Nesse sentido, a matéria a ser incluída no pedido dividido deve ser retirada do quadro reivindicatório do pedido original, a fim de evitar qualquer duplo patenteamento, o que não é permitido no Brasil.
Consequentemente, para os pedidos divididos depositados após o requerimento de exame do seu pedido original, não é permitido incluir novas classes ou categorias de reivindicações, adicionar novas reivindicações independentes, tampouco ampliar ou alterar completamente o escopo de proteção das reivindicações, em comparação ao quadro reivindicatório do pedido original para o qual foi requerido o exame.
Com base nas particularidades expostas, uma boa estratégia a ser adotada pelos depositantes – provavelmente a melhor e mais segura – é depositar quaisquer pedidos divididos antes de requerer o exame do pedido original. Dessa forma, os pedidos divididos podem pleitear qualquer matéria incluída no pedido original conforme depositado, e nenhuma objeção relacionada ao Artigo 32 da LPI será levantada.
No entanto, se esta estratégia não for possível por qualquer razão, é necessário realizar uma análise caso a caso, a fim de encontrar a melhor forma de proceder.
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