21 de janeiro de 2020

O guia da Propriedade Intelectual

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A convenção da OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual define a propriedade intelectual como:

“A soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e cientificas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comercias, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico”.

Assim, a propriedade intelectual refere-se ao conhecimento que o criador detém de como produzir a sua criação. Para assegurar o direito de exploração de propriedade intelectual, primeiro deve-se proceder à proteção da mesma.

Propriedade Intelectual no Brasil

No Brasil, a propriedade intelectual é relada pelo INPI – Instituto Nacional de Propriedade intelectual, criado em 1970, sendo uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, sendo responsável pelo aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual. Tal estrutura é tipificada no decreto nº 8.854 de 22 de setembro de 2016.

Quais são atribuições do INPI?

1 – Executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial;

2 – Pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial;

3 – Conceder marcas e patentes, averbação dos contratos de transferência de tecnologia, registro de programas de computador, contratos de franquia empresarial, registro de desenho industrial e de indicações geográficas.

Propriedade Intelectual no Brasil Instituto Nacional da Propriedade Industrial

O INPI disponibiliza todas as decisões sobre pedidos que lhe são formulados, tornando-os públicos. O acesso a essas publicações se dá através da Revista da Propriedade Intelectual (RPI), tendo suas edições sempre às terças-feiras.

A RPI é a forma oficial de comunicação do INPI. É por onde todos os interessados têm acesso ao que o INPI realiza em termos de decisões, de concessão de registros de marcas e patentes. É o meio de entender o órgão através das decisões que adota em temas ligados à Propriedade Industrial.

A origem da RPI se deu através do Decreto nº 22.989, sancionado pelo então Presidente Getúlio Vargas em 26 de julho de 1933 em vista da necessidade de organização e divulgação dos atos praticados pelo então chamado Departamento Nacional de Propriedade Industrial – DNPI, que além de criar diretrizes e novas normas para o DNPI, atendendo a reivindicação de advogados e militantes na área de marcas e patentes, previa a publicação de uma revista especial para tratar da Propriedade Industrial . Na época não havia uma compilação e publicidade das decisões, o que causava muita dificuldade para acompanhar os novos pedidos, as decisões sobre pedidos existentes.

Direito Autoral, Propriedade Industrial e Proteção Sui Generis

A Constituição Federal do Brasil de 1988 consagra, nos incisos XXVVII, XXVIII e XXIX do art. 5º, a propriedade intelectual entre o rol das garantias fundamentais do homem, no contexto da inviolabilidade da propriedade, como cláusula imodificável.

O direito de propriedade intelectual propõe modalidades de proteção separadas em três categorias: Direito Autoral, Propriedade Industrial e Proteção Sui Generis.

O que é Direito Autoral?

É o direito que decorre basicamente da autoria de obras intelectuais no campo literário, científico e artístico, como por exemplo: desenhos, pinturas, esculturas, livros, conferências, artigos científicos, matérias jornalísticas, músicas, filmes, fotografias, softwares, entre outros. Tal prerrogativa habilita o criador a gozar e usar dos benefícios patrimoniais e morais advindo da exploração de suas criações. É importante frisar que, além do dispositivo presente na Constituição de 1988, o Direito Autoral, hoje, está tipificado e regulado pela Lei nº 9.610/1998 (Lei de Direito Autoral – LDA).

O que é Propriedade Industrial?

A propriedade Industrial tem o seu foco de interesse voltado para a atividade empresarial. Tem por objeto patente de invenção e de modelo de utilidade, marca, desenho industrial, indicação geográfica, segredo industrial e repressão a concorrência desleal, sendo regulamentada pela Lei nº 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial). A propriedade industrial engloba um conjunto de direitos e obrigações relacionados a bens intelectuais, objeto de atividade industrial de empresas ou indivíduos. Assegura a seu proprietário (titular do direito) a exclusividade de: fabricação, comercialização, importação, uso, venda e cessão”.

“Para patentear uma invenção deve-se atender aos requisitos da novidade, atividade inventiva e da aplicação industrial. “

A novidade é o novo. Algo jamais feito em qualquer lugar e a qualquer tempo. É aquilo compreendido no estado da técnica (também chamado de “estado da arte”). É tudo aquilo que já foi acessível ao público, em qualquer ramo de atividade e em qualquer parte do mundo.

A atividade inventiva é a criatividade, ou seja, esse requisito não ocorre de maneira evidente ou óbvia. Ela não pode ser apenas uma decorrência do estado de técnica.

A aplicação industrial é a possibilidade de produção e utilização do invento por qualquer tipo de indústria.

O que é Proteção Sui Generis?

É uma espécie de proteção especial concedida pelo poder público a determinados institutos, tais como as topografias de circuitos integrados, as variedades de plantas chamadas de ‘cultivares’ e seu patrimônio genético, e, até mesmo a determinados conhecimentos denominados ‘tradicionais’ – este último será tratado em item próprio. Esta proteção se faz através de legislação própria para cada espécie de instituto e de registro em órgão competente, que garante um prazo de validade, variável conforme instituto protegido.

Sistema de Aquisição de Direitos de PI

O sistema de concessão de direitos marcários é, como regra geral, o atributivo de direitos, também conhecido como first-to-file, que confere registro àquele que primeiro o requerer perante o INPI, assegurando ao titular o direito de uso exclusivo em todo o território nacional, quando validamente concedido, na forma do art. 129, da LPI.

”Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.”

Contudo, tal regra comporta uma exceção, qual seja, a do direito de precedência ao registro pelo usuário de boa-fé, disposto no § 1º do art. 129 da LPI:

“§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no país, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.”

Neste sentido, há quem diga que o sistema brasileiro de concessão de registros de marcas é misto, híbrido ou sui generis, visto conferir excepcionalmente direito de precedência ao registro àquele que comprovar seu uso prévio no Brasil, no prazo acima indicado, mas a doutrina diverge.

Quais são os tipos de marcas?

Segundo a lei brasileira, marca é todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços de outros análogos, de procedência diversa, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas.

Ainda no âmbito jurídico a marca se subdivide em 4 categorias, sendo elas:

1 – Nominativa: É o nome da marca. É a expressão nominativa dela.

2 – Figurativa: É representada por um elemento visualmente perceptível, uma imagem que distingue aquela marca de outras. Um mascote pode se enquadrar nessa classificação por exemplo.

3 – Mista: A marca mista une as duas anteriores. É uma marca que, além do elemento visualmente perceptível possui um nome. É a união do texto com a imagem.

4 – Tridimensional: A marca tridimensional é representada pela forma plástica de uma marca. Já notou que a embalagem do chocolate Toblerone é única? Sim, ela é uma forma tridimensional única e não pode ser copiada por ser uma marca registrada como tridimensional. O mesmo acontece com diversas outras marcas.

Quais são os princípios que determinam a abrangência e o alcance do Registro Marcário Brasileiro?

1 – Territorialidade “Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.”

2 – Especialidade “A proteção assegurada à marca recai sobre produtos, mercadorias ou serviços correspondentes à atividade do requerente, visando a distingui-los de outros, idênticos ou similares, de origem diversa” Diretrizes Provisórias de Marcas, item 1.1.7.3., pág. 10

Porque eu devo registar minha marca?

O registro da marca se destina a assegurar a seu titular o direito de usá-la com exclusividade em todo o território nacional e, consequentemente, impedir que terceiros dela se utilizem sem o seu consentimento (art. 130 LPI) . Este direito pode perpetuar-se indefinidamente se a marca for usada e prorrogada decenalmente. (art. 129 LPI)

Por exemplo, caso você crie um site de vendas de material escolar e registre o nome utilizado, não será mais possível que alguém crie um site como o mesmo nome para a mesma atividade comercial, e nem que faça uso de nomes muito semelhantes que possam induzir os clientes a erro.

Porque a busca de anterioridade é uma fase importante no registro de marca?

A busca de anterioridade, também chamada de busca prévia, não é um procedimento obrigatório, mas é uma fase que deve ser efetuada antes da solicitação do pedido de registro da marca, pois é através dela que podemos ter conhecimento prévio se a marca que pretendemos solicitar já existe de forma idêntica ou semelhante.

Como regra, o sistema de registro de marca brasileiro é atributivo, também conhecido como “first to file”, ou seja, o registro pertencerá àquele que solicitar primeiro. Desta forma uma busca de anterioridade nos ajudará a identificar se há pedidos ou registros já efetuados junto ao INPI, assim poderemos decidir se o investimento no registro da marca é indicado. É válido esclarecer que existe uma exceção à regra do nosso sistema atributivo que é descrita no inciso 1 do artigo 129 da LPI:

“Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.”

É importante alertar que efetuar a pesquisa apenas utilizando o nome que pretendemos registrar nem sempre é suficiente, pois existem diversos aspectos que devemos levar em conta. Por exemplo: o ramo de atividade que a marca será inserida, se ainda está ativa, os sinais que por lei não podem ser registrados (que são descritos no artigo 124, vão de cópia de sinal de terceiro até sinais que são contrários à moral e aos bons costumes), etc. Por este e outros motivos é sempre indicado que profissionais especializados sejam acionados para que a sua busca de anterioridade apresente realmente um resultado assertivo.

Ressaltamos que o resultado da busca de anterioridade não é absoluto, pois atualmente novos pedidos de registro podem ser publicados pelo INPI em cerca de 15 dias. Logo, um pedido de marca pode ter sido efetuado e ainda não estar publicado oficialmente pelo INPI e não ser acusado como impeditivo no relatório.

O sistema Webseek facilita as buscas de anterioridades e proporciona resultados muito assertivos, pois conta com diversos filtros que podem ser combinamos. Podemos, por exemplo, verificar não somente o ramo de atividade que a marca está inserida de forma macro (classe da marca) como também analisar sua especificação, tomando assim, conhecimento do produto ou serviço que a marca é destinada.

Outra funcionalidade muito interessante que o Webseek possui é o reprocessamento de pesquisas salvas, ou seja, são enviados alertas sobre os pedidos que são impeditivos ao seu pedido de registro que foram publicados pelo INPI.

Acrescentamos que apesar da busca de anterioridade esclarecer e nos dar uma visão ampla quanto a disponibilidade do registro, somente após o exame junto ao INPI que a decisão final é tomada.

Alguns exemplos de sinais não registráveis como Marca:

– Brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais

– Motivação: proteger elementos que se relacionem com o Estado

sinais não registráveis como Marca

– “IV – designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público.”

– Motivação: princípio da veracidade / evitar qualquer tipo de vínculo com órgão público.

tipos de sinais não registráveis como marca

– Letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva.

– Expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes;

– Reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiro, suscetível a causar confusão ou associação com estes sinais distintivos.

– Cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo.

– Pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular herdeiros ou sucessores.

– Nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento.”

– Motivação: evitar enriquecimento ilícito / desvio de clientela.

logos não registráveis como marca

– Reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios ou de país.”

– Motivação: proteger elementos que se relacionem com o Estado.

sinais que não são registráveis como Marca

– Letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva.

marcas registraveis x irregistraveis
marcas registraveis x irregistraveis registro anterior pedido de exame procedimento

– Cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo.

cores irregistraveis como marca

– Expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes; e os que envolvam ofensa individual ou atentem contra culto religioso ou ideia e sentimento digno de respeito e veneração.

simbulos religiosos irregistraveis e registraveis

– Pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular herdeiros ou sucessores.

logos slogans marcas não registraveis

– Sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda

• Sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda

Quando ocorre a caducidade da marca?

Art. 143 – Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:

I – O uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou

II – O uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

§1º – Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas.

§2º – O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar o seu desuso por razões legítimas.

Processo administrativo de nulidade da marca

Art. 169. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de cento e oitenta dias contados da data da expedição do certificado de registro.

Art. 168. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência do disposto nesta lei.

O que é uma Patente?

Segundo o INPI, Patente “é um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade nova e útil, outorgado pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre a criação”.

Ao ser registrada a patente, o inventor ou detentor exclui a possibilidade de terceiros, sem seu consentimento, vender ou importar produto objeto da patente e/ou processo ou produto obtido mediante processo por ele patenteado. Para isso, o inventor precisa revelar detalhadamente todo o conteúdo técnico do produto protegido pela patente.

Quais são os tipos de patentes e prazo de validade?

Patente de Invenção (PI) São produtos e/ou processos que atendam aos requisitos de atividade inventiva, novidade e aplicação industrial. Validade de 20 anos a partir da data do depósito.

Patente de Modelo de Utilidade (MU) – Modelo de patente voltado para o uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. Tem validade de 15 anos a partir da data do depósito.

Certificado de Adição de Invenção (C) – Aperfeiçoamento ou desenvolvimento de item no objeto da invenção, mesmo que destituído de atividade inventiva, porém dentro do conceito inventivo. O certificado será acessório à patente e com mesma data final de vigência desta.

Posso patentear uma ideia?

O que não pode ser patenteado?

– Técnicas cirúrgicas ou terapêuticas aplicadas sobre o corpo humano ou animal;

– Planos, esquemas ou técnicas comerciais de cálculos, de financiamento, de crédito, de sorteio, de especulação e propaganda;

– Planos de assistência médica, de seguros, esquema de descontos em lojas e também os métodos de ensino, regras de jogo, plantas de arquitetura;

– Obras de arte, músicas, livros e filmes, assim como apresentações de informações, tais como cartazes e etiquetas com o retrato do dono;

– Ideias abstratas, descobertas científicas, métodos matemáticos ou inventos que não possam ser industrializados;

– Todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.