28 de agosto de 2018

A proteção de slogans no Brasil

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País excluiu a proteção dos sinais e expressões de propaganda em sua atual Lei da Propriedade Industrial

Slogans marcas propriedade intelectual patentes

Por Cecília Araripe Visconti

Fonte Jota.info

slogan é uma frase curta, de efeito e de fácil memorização, utilizado para ressaltar as qualidades e vantagens de um produto ou serviço identificado por uma marca.

No Brasil, o slogan corresponde aos sinais ou expressões de propaganda. Nesse sentido, a revogada Lei n° 5.772 de 1971 (antigo Código da Propriedade Industrial) definia como expressão ou sinal de propaganda em seu artigo 73:

Art. 73. Entende-se por expressão ou sinal de propaganda toda legenda, anúncio, reclame, palavra, combinação de palavras, desenhos, gravuras, originais e característicos que se destinem a emprego como meio de recomendar quaisquer atividades lícitas, realçar qualidades de produtos, mercadorias ou serviços, ou a atrair a atenção dos consumidores ou usuários.

Os parágrafos 1° e 2° do supramencionado artigo estabeleciam que aquele que exercesse qualquer atividade lícita poderia requerer o registro de expressão ou sinal de propaganda, podendo tais expressões e sinais serem utilizados em cartazes, tabuletas, papéis avulsos, impressos em geral ou em quaisquer meios de comunicação1.

Os artigos seguintes (74 e 75) determinavam que a marca de indústria, de comércio ou de serviço poderia fazer parte de expressão ou sinal de propaganda, quando registrada em nome do mesmo titular, na classe ou nas classes correspondentes ao objeto da propaganda, bem como que o registro de expressão ou sinal de propaganda valeria para todo o território nacional2.

Em um lamentável retrocesso, a Lei n° 9.279 (Lei da Propriedade Industrial – LPI) publicada em 1996 e atualmente em vigor, que regula os direitos e as obrigações relativos à propriedade industrial, excluiu o registro de sinais ou expressões de propaganda, de forma autônoma ou como marca, conforme estabelecido em seu artigo 124, inciso VII:

Art. 124. Não são registráveis como marca:
(…)
VII – sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;

Ainda, o artigo 233 da LPI estabeleceu que os pedidos de registro de expressão e sinal de propaganda seriam definitivamente arquivados e os registros permaneceriam em vigor pelo prazo de vigência restante, não podendo ser prorrogados.

A edição mais recente do Manual de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, autarquia federal brasileira responsável pelo registro e concessão de marcas, patentes, desenho industrial, transferência de tecnologia, indicação geográfica, programa de computador e topografia de circuito integrado, também possui tópico específico que trata sobre os sinais ou expressões de propaganda.

Segundo o Manual de Marcas do INPI, a proibição prevista no artigo 124, inciso VII, recai sobre aquelas expressões usadas apenas como meio de recomendar, destacar e/ou evidenciar o produto ou serviço que será identificado pelo sinal solicitado como marca. Sendo assim, a aplicação do inciso VII deve ser criteriosa, sendo cabível apenas quando o caráter exclusivo de propaganda do sinal estiver evidenciado3.

Ainda sobre a registrabilidade de sinal ou expressão de propaganda, o Manual dispõe que:

O indeferimento pelo inciso VII do art. 124 da LPI ocorrerá somente quando o sinal se apresentar na sua origem apenas como uma expressão de propaganda.

Quando do exame, deve-se verificar se a expressão que compõe o sinal marcário contém:

– Uma afirmação como meio de recomendar produto ou serviço que a mesma visa a assinalar;
– Adjetivos ou expressões que visam destacar o produto ou serviço a ser assinalado em relação ao de seus concorrentes;
– Frases ou expressões que visam atrair a atenção dos consumidores ou usuários.

Constatado algum dos fatos acima, há indícios de que o sinal ou a expressão requerida tem exclusivo caráter propagandístico.”4

A partir de uma análise do texto de lei, bem como das elucidações trazidas no Manual de Marcas, entende-se que há uma “brecha” para que sinais ou expressões aparentemente de propaganda possam ser registrados, uma vez que somente não são registráveis se forem utilizados exclusivamente como meio de propaganda. O próprio legislador garantiu essa “brecha” ao acrescentar a palavra “apenas” ao artigo 124, inciso VII da LPI.

Nesse sentido, o Manual de Marcas do INPI apresenta exemplos de conjuntos marcários que contêm expressões que, em suas palavras, apesar de serem formadas por aspectos apelativos, não são determinantes para caracterização do sinal como expressão de propaganda. São eles:

1- I CAN’T BELIEVE IT’S YOUGURT, para assinalar serviços de alimentação;
2- YOU CAN DANCE, para assinalar serviços de entretenimento;
3- SUPERAÇÃO PETROBRÁS, para assinalar patrocínio financeiro de eventos musicais;
4- PARIS, A CASA DO ESPELHO, para assinalar espelhos e artigos de mobiliário.

Deve-se ressaltar que a expressão de propaganda e a marca constituem institutos diferentes com naturezas distintas. A função da marca é de identificar determinado produto ou serviço, ao passo que a expressão de propaganda tem a função de divulgá-lo ou ressaltar as suas características.

Apesar das diferenças conceituais, a linha que divide esses dois institutos é tênue, dificultando, assim, a tarefa de identificar se determinado sinal constitui um slogan ou uma marca, conforme bem elucidado em Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos:

“Sinais há, porém, que se situam na zona fronteiriça entre slogans e marcas. Isso ocorre porque slogans e marcas preenchem funções comuns. São círculos secantes, não concêntricos, porque os sinais publicitários não são simples espécies de marca, mas, isto sim, elementos de identificação do produtor ou prestador de serviços com afeição própria, ainda que tenham algumas funções comuns, outras possuem que lhes são próprias e que lhes dão cunho independente. O sinal de propaganda não visa a identificar o produto, a ponto de o público empregá-lo para denominar aquele bem em particular, com aquelas características. Todavia, quando figura sobre o próprio produto, torna-se infactível, por vezes negar-lhe verdadeira função de marca. Nessa hipótese, desempenha ambos os papéis e torna-se apto ao registro a título de marca, sem enquadrar-se na norma proibitiva do artigo em debate.”5

Em razão desta dificuldade, desde a entrada em vigor da Lei n° 9.279/96, o INPI vem incorrendo em constante contradição ao indeferir pedidos de registro para marcas que possuem alguma presença de caráter propagandístico, ao mesmo tempo em que defere outros pedidos de registro que também se encontram nesta zona cinzenta entre a marca e a expressão de propaganda.

Entretanto, uma vez que não são registráveis sinais e expressões com caráter exclusivo de propaganda, não cabe ao INPI, ao examinar um pedido de registro para marca, concluir que o sinal marcário será utilizado apenas como meio de propaganda. Afinal, não há nenhum dispositivo em nossa legislação que obrigue o titular a comprovar o uso do seu sinal como marca. Inclusive, a legislação brasileira apenas prevê a obrigatoriedade de apresentação de provas de uso da marca caso um registro, após cinco anos da sua concessão, venha a sofrer procedimento de caducidade por terceiro com legítimo interesse.

A inconsistência do INPI na análise de pedidos de registro de marcas faz com que pessoas físicas e jurídicas procurem caminhos alternativos para a proteção de seus “possíveis” slogans, embora tais vias não configurem a melhor das opções. Dentre essas alternativas, algumas das mais populares são o registro junto ao escritório de direitos autorais da Biblioteca Nacional, órgão responsável pelo registro de obras intelectuais literárias, artísticas e científicas no Brasil, ou junto à Associação Brasileira da Propaganda (ABP).

No que diz respeito ao registro de slogans junto à Biblioteca Nacional, a Lei de Direito Autoral (Lei n° 9.610 de 1998) instituiu que:

Art. 8º Não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta Lei:
(…)
VII – o aproveitamento industrial ou comercial das idéias contidas nas obras.

Sendo assim, embora seja utilizado de forma alternativa, é fato que o escritório de direitos autorais da Biblioteca Nacional não é competente para registro de slogans, conforme disposto no próprio website do órgão6. Algumas das soluções para tornar uma expressão de propaganda passível de registro na Biblioteca Nacional, seriam apresenta-la no contexto de uma peça publicitária ou mesmo como parte de uma ata que registra o momento de sua concepção.

Com relação ao registro junto à ABP, essa Associação foi responsável pela criação da Entidade Depositária de Criação de Propaganda, cuja finalidade é de proteger a autoria de ideias publicitárias – campanhas, peças, obras, temas e conceitos – desenvolvidas pelas agências de propaganda, do risco de serem copiadas ou utilizadas indevidamente por terceiros.

Entretanto, essa alternativa também possui suas limitações, uma vez que os trabalhos recebidos por essa Entidade são mantidos em depósito por apenas seis meses, podendo ser renovados uma única vez, por mais seis meses. Esse período é extremamente curto se considerarmos que diversas empresas possuem slogans que são utilizados ao longo de muitos anos, alcançando verdadeira notoriedade no mercado, tais como “i’m lovin’ it / amo muito tudo isso”, “Red Bull te dá asas”, “todo mundo usa”, “just do it” e “where dreams come true”.

O Brasil, ao excluir a proteção dos sinais e expressões de propaganda em sua atual Lei da Propriedade Industrial, seguiu um caminho contrário à tendência mundial. A proteção aos slogans já faz parte de Tratados, Convenções e Acordos no âmbito da propriedade intelectual, bem como está prevista nas legislações de diversos países, tais como, Argentina, Paraguai e Estados Unidos. Nas palavras de Tinoco Soares:

“Na grande e irrecusável realidade, o Brasil em vez de manter um registro que sempre foi eficiente para enobrecer e realçar as qualidades de produtos e serviços, sem qualquer justificativa plausível, resolveu, por determinação expressa na Lei n° 9.279/96, abolir o registro das expressões e sinais de propaganda, determinando sumariamente o arquivamento dos processos em andamento e extinguindo os registros pela decorrência do seu prazo legal.”7

Portanto, uma pessoa jurídica ou física que possua registros concedidos para slogans em seu país natal e esteja interessada em investir no Brasil irá se deparar com mais um de tantos desafios na proteção dos seus bens patrimoniais. Esses constantes obstáculos enfrentados por empresários no Brasil, que geralmente resultam em gastos desnecessários de recursos financeiros, desestimulam o investimento de capital no país.

Considerando que, de fato, existe diferença entre os institutos da marca e do slogan, não há como recorrer ao registro indiscriminado de expressões e sinais de propaganda como sinais marcários, caso esses possuam uma finalidade exclusivamente propagandística.

Por ora, as soluções mais convenientes para comprovar a criação de determinado slogan são através de vias alternativas, como o pedido de registro de uma marca no INPI apenas para demonstração da data de depósito ou aquelas já mencionadas acima.

Em casos de uso indevido de slogan por terceiros, o titular deverá primeiramente buscar meios extrajudiciais para resolução de conflito, por exemplo, através de notificação extrajudicial ou até mesmo de mediação ou arbitragem. Caso nenhum desses métodos alcance o objetivo almejado, o titular deverá recorrer ao judiciário, comprovando a criação e uso anterior daquela expressão de propaganda, bem como invocar o instituto da concorrência desleal.

Além disso, existe no Brasil o CONAR – Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, uma organização não-governamental de autorregulamentação constituída por anunciantes, veículos e agências, que também avalia e julga denúncias de plágio e outras questões envolvendo a atividade publicitária8. Embora as decisões do CONAR não possuam caráter oficial, as determinações da Entidade são, na grande maioria dos casos, acatadas pelos seus associados e demais partícipes do mercado publicitário, evitando a judicialização das disputas sobre o tema.

Em longo prazo, a solução ideal seria a alteração da nossa legislação para incluir novamente a possibilidade do registro específico de expressão ou sinal de propaganda.

Referências Bibliográficas

BALTAZAR, Maurício. O guia completo do Slogan: aprenda o que é e como criar o da sua empresa! Disponível em <https://marketingdeconteudo.com/slogan/>. Acesso em: 23 de abril de 2018.

Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreira. Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos. Rio de Janeiro/São Paulo: Renovar, 2001.

DI BLASI, Gabriel; MENDES, Paulo Parente Marques. A Propriedade Industrial. Os Sistemas de Marcas, Patentes, Desenhos Industriais e Transferências de Tecnologia. 3ª ed. Rio de Janeiro. Forense. 2010.

Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas – INPI. Manual de Marcas, 2ª ed., 1ª revisão. 11 de julho de 2017.

O que é um slogan e qual sua importância? Disponível em <https://marketingdeconteudo.com/o-que-e-slogan/>. Acesso em: 23 de abril de 2018.

SILVEIRA, Newton. Expressões e sinais de propaganda. Revista da ABPI n° 114, págs. 64/68, set/out 2011.

SOARES, José Carlos Tinoco. Expressões, frases e sinais de propaganda. Revista da ABPI n° 64, págs. 16/20, mai/jun 2003.

1 Lei n° 5.772
Art. 73. (…) 1º Pode requerer o registro de expressão ou sinal de propaganda todo aquele que exercer qualquer atividade lícita.
2º As expressões ou sinais de propaganda podem ser usados em cartazes, tabuletas, papéis avulsos, impressos em geral ou em quaisquer meios de comunicação.

2 Lei n° 5.772
Art. 74. A marca de indústria, de comércio ou de serviço poderá fazer parte de expressão ou sinal de propaganda, quando registrada em nome do mesmo titular, na classe ou nas classes correspondentes ao objeto da propaganda.
Art. 75. O registro de expressão ou sinal de propaganda valerá para todo o território nacional.

3 Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas – INPI. Manual de Marcas, 2ª ed., 1ª revisão. 11 de julho de 2017.

4 Vide item 3, pág. 127.

5 Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreira. Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos. Rio de Janeiro/São Paulo: Renovar, 2001.

6 “É possível registrar nomes de banda, slogans, legendas ou expressões de propaganda no Escritório de Direitos Autorais da Biblioteca Nacional? Não, o EDA/FBN é órgão competente para registro de obras intelectuais literárias, artísticas e científicas, e títulos isolados não configuram obra intelectual protegida.” https://www.bn.gov.br/ajuda/perguntas-respostas

7 SOARES, José Carlos Tinoco. Expressões, frases e sinais de propaganda. Revista da ABPI n° 64, págs. 16/20, mai/jun 2003.

8 CONAR
Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária
Artigo 41 Este Código protege a criatividade e a originalidade e condena o anúncio que tenha por base o plágio ou imitação, ressalvados os casos em que a imitação é comprovadamente um deliberado e evidente artifício criativo.

CECÍLIA ARARIPE VISCONTI – Advogada formada pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Atua no consultivo e contencioso administrativo e judicial de marcas, patentes, direito autoral, contratos de transferência de tecnologia, e em casos envolvendo concorrência desleal.

Fonte Jota.info